Preuve de la renommée d'une marque communautaire antérieure

Dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’Etat membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l’objet d’une opposition, a été déposée.

Une société titulaire de la marque communautaire verbale « Merci », déposée en 2004 et régulièrement renouvelée, pour désigner des sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux en classe 30, a fait opposition à la demande d’enregistrement de la marque verbale « Merci Quercy » déposée en 2015 à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) pour désigner divers produits et services en classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35.La société a formé un recours contre la décision du directeur général de l’Inpi ayant rejeté son opposition.
La cour d’appel de Paris a rejeté le recours pour les produits et services identiques ou similaires aux produits désignés à la marque communautaire « Merci ». Les juges du fond ont estimé qu’il n’était pas démontré que cette marque serait connue d’une partie significative du public pertinent de l’Etat membre, en l’occurrence la France, dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure avait été demandé.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.Dans son arrêt du 18 septembre 2019, elle rappelle en effet que selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul Etat membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union et il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’Etat membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l’objet d’une opposition, a été déposée.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2019 (pourvoi n° 17-26.274 – ECLI:FR:CCASS:2019:CO00613), société August Storck KG c/ directeur général de l’Inpi – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 25 avril 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157105&fastReqId=1618774009&fastPos=5
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 711-4 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157105&fastReqId=1618774009&fastPos=5
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 712-4 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157105&fastReqId=1618774009&fastPos=5
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157105&fastReqId=1618774009&fastPos=5
– Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157105&fastReqId=1618774009&fastPos=5
– Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157105&fastReqId=1618774009&fastPos=5