CJUE : manque de clarté et mauvaise foi du déposant de marque

L’avocat général près la CJUE est d’avis que peuvent justifier la nullité d’une marque un manque de clarté et de précision dans la liste des produits et services visés, si cela est contraire à l’ordre public, ainsi que l’enregistrement d’une marque sans aucune intention d’utiliser celle-ci pour les produits ou services désignés.

Dans une affaire de contrefaçon présumée de marque désignant des logiciels, la défenderesse soutenait que l’enregistrement des marques litigieuses était totalement ou partiellement nul au motif d’une part, que les listes des produits et services manquaient de clarté et de précision et d’autre part, que les demandes d’enregistrement avaient été déposées de mauvaise foi.
Dans le cadre de ce litige, la Haute cour de justice (Angleterre et Pays-de-Galles), Chancery Division, Royaume-Uni, a posé à la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) plusieurs questions préjudicielles.
Dans ses conclusions rendues le 16 octobre 2019, l’avocat général près la CJUE considère qu’une marque ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que certains ou tous les termes de la spécification des produits et services ne sont pas suffisamment clairs et précis. Il précise cependant qu’une marque qui ne satisferait pas à l’exigence de clarté et de précision pourrait être nulle car contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, au sens de l’article 3, § 1, sous f), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et de l’article 7, § 1, sous f), du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993, dans la mesure ou l’enregistrement d’une marque pour des « logiciels » est injustifié et contraire à l’ordre public.
Par ailleurs, l’avocat général estime que dans certaines circonstances, demander l’enregistrement d’une marque sans aucune intention d’utiliser celle-ci pour les produits ou services désignés peut constituer un élément de mauvaise foi, notamment lorsque le seul objectif du demandeur est d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché, y compris lorsqu’il y a des preuves d’une stratégie d’enregistrement abusif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.Enfin, l’avocat général est d’avis que l’article 32, § 3, du UK Trade Marks Act 1994 n’est pas incompatible avec la directive 89/104, à condition de ne pas constituer la seule base pour conclure à la mauvaise foi.

– CJUE, conclusions de l’avocat général Evgeni Tanchev, 16 octobre 2019 (affaire C‑371/18 – ECLI:EU:C:2019:864), Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited c/ SkyKick UK Limited, SkyKick Inc – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219223&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7231211
– Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219223&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7231211
– Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219223&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7231211
– Trade Marks Act 1994 – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219223&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7231211